Procedimiento de nulidad y caducidad de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

El pasado 14 de enero de 2023 se completó la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 de aproximación de las legislaciones en materia de marcas.

¿Qué supone esto?

Que ya es posible interponer acciones de nulidad y caducidad de marcas directamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y no ante los tribunales civiles, evitando, por lo tanto, largos y costosos procedimientos judiciales.

¿Qué motivos prevé la ley para anular o caducar registros de marca?

Entre los motivos más importantes que se prevén para anular un registro de marca, se encuentran el que la marca no sea distintiva, que sea engañosa, que exista riesgo de confusión con una marca anterior o que la marca se haya solicitado de mala fe.

Por otro lado, en cuanto a la caducidad de una marca, terceros interesados podrán solicitar la caducidad de una marca que lleve registrada más de 5 años por no haberse usado en los últimos 5 años, ante lo cual el titular deberá aportar los documentos que acrediten el uso efectivo en dicho periodo.

¿Qué ventajas proporciona a solicitantes de marca?

En el caso de que exista un registro de marca que pueda interferir con los planes de lanzamiento de una marca, por ser idéntico o similar al signo que se quiere registrar, se podría interponer una acción de caducidad por falta de uso contra dicha marca anterior, siempre y cuando lleve registrada más de 5 años. Ello con el fin de evitar que dicha marca anterior sea un posible impedimento al uso y registro del signo que se quiere registrar.

Asimismo, si un tercero ha registrado una marca de mala fe, el afectado podrá interponer una acción de nulidad de dicha marca ante la OEPM.

La principal ventaja de la reforma es que los procedimientos de caducidad y nulidad de marca serán un procedimiento administrativo y no judicial, lo cual no solo simplificará y agilizará el procedimiento, sino que reducirá significativamente los costes.

¿Qué supone para titulares de marca ya registradas?

Los titulares de marcas registradas deben tener en cuenta que sus marcas que lleven registradas más de 5 años son vulnerables a una caducidad por falta de uso y que terceros podrán presentar una acción de caducidad por falta de uso ante la OEPM para anular su registro de marca.

Hasta ahora, el hecho de tener que iniciar un procedimiento judicial disuadía a terceros de presentar una acción de caducidad por falta de uso. No obstante, este nuevo escenario seguramente va a propiciar que el número de acciones de este tipo se dispare por la simplificación y reducción de costes del procedimiento.

Desde Ballester IP estamos a tu disposición para cualquier duda o asistencia que necesites de nuestra parte en relación con estos nuevos procedimientos.

 

Lucas Flores – Abogado | Agente de la Propiedad Industrial

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