Protective letters: presente y futuro

La adopción de medidas cautelares inaudita parte se ha convertido casi en una práctica habitual de los Tribunales españoles ante una posible infracción de los derechos exclusivos del titular de la patente. Puede decirse que con ello el presunto infractor queda en tal tesitura que roza la indefensión incluso antes de que el Tribunal llegue a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Hay que tener en cuenta que en materia de patentes el fundamento de las medidas cautelares inaudita parte surge ante la necesidad de garantizar la efectividad de las mismas y los perjuicios irreparables que generaría el mantenimiento de la situación antijurídica que alega el demandante. Debe admitirse que tal opción es totalmente válida en virtud de la regulación del apartado segundo del artículo 733 de la LEC, pero entendida como una excepción ante la concurrencia de razones de urgencia. Pues bien, esta prerrogativa se ha convertido en la regla general, desplazando a la audiencia previa dispuesta en el apartado primero del mencionado artículo.

Ante esta inversión de la regla general, el demandante ha reaccionado con una figura jurídica que no está regulada en el ordenamiento español: las protective letters. Así, quien sospecha que puede ser demandando por infracción de patente (o del certificado complementario de protección en las patentes de medicamentos) se dirige al Tribunal con un escrito motivado solicitando que la adopción de las medidas cautelares tenga lugar con audiencia previa.

Este remedio jurídico está regulado en países de la Unión Europea tales como Alemania, Suiza, Holanda y Bélgica; y es admitido, aunque no regulado jurídicamente, en Francia desde enero de 2012. La llegada a España de este remedio jurídico no ha sido acogida del mismo modo por todos los Tribunales y ha dado lugar a jurisprudencia divergente entre los Juzgados de lo Mercantil de Madrid y Barcelona.

Los Juzgados de Barcelona se han pronunciado a favor de estos escritos preventivos (Juzgado de lo Mercantil núm. 4 en el Auto de 18 de enero de 2013 (AC 2013\1398) y Juzgado de lo Mercantil núm. 5 en Auto de 3 de junio de 2013) al considerar que se trata de un acto de jurisdicción voluntaria que permite la aplicación de la regla general de audiencia al demandado. Del mismo modo, reconoce así el límite de las medidas cautelares inaudita parte a casos justificados y concede al demandado la posibilidad de alegar indicios sobre la nulidad de la patente.

A pesar de que los mencionados Tribunales lo acepten, nada impide que las medidas cautelares sean adoptadas inaudita parte cuando concurran circunstancias que así lo justifican. En todo caso deberán notificarse a las personas afectadas, pues en caso contrario el demandado obtendría una ventaja inexcusable por estar ya personado y porque el reparto se haría en virtud del antecedente que el demandante desconoce. Por último, los efectos quedan limitados a los 6 meses posteriores y a que las medidas cautelares se presenten efectivamente en el mismo Juzgado.

De otro lado, debemos valorar la postura de los Tribunales de Madrid (Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 29 de enero de 2014) (JUR 2014\64117), que justifican su rechazo recordando que el ordenamiento ya cuenta con medidas que cumplen esta función; nos estamos refiriendo a la acción negatoria del artículo 127 de la Ley de Patentes. Asimismo, estamos ante una figura totalmente desconocida en el ordenamiento español que, de ser aceptada, vulneraría el principio de legalidad ante la imposibilidad de determinar sus efectos (plazo, jurisdicción, comunicación a las partes). Advierte además que su incorporación iría en contra del principio de contradicción, pues el demandado ya ha hecho alegaciones en el escrito preventivo con el fin de influenciar al Juez.

Finalmente, el régimen jurídico de las protective letters queda tipificado en los artículos 61 y ss del Acuerdo del Tribunal Unificado de Patente (TUP) del que recordemos que España no es parte, por lo que queda fuera de la regulación expresa, que era el fundamento jurídico necesario que requerían los Juzgados de lo Mercantil de Madrid.

La situación actual de las protective letters en España es incierta ante la falta de regulación y puede dar lugar al indeseado forum shopping.