Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 12 de junio de 2019 (C-705/17) que reconocía que no se puede excluir el elemento de una marca compuesta al que se refiere el disclaimer del análisis global de los factores pertinentes para determinar la existencia de un riesgo de confusión o bien atribuir a ese elemento, de antemano, una importancia limitada en dicho análisis, parece ser que la desaparición de esta figura está cada vez más cerca.
Como vamos comprobando, la EUIPO ya ha venido aplicando esta reciente jurisprudencia a la hora de analizar el riesgo de confusión entre marcas compuestas cuyos elementos son objeto de un disclaimer. Es evidente que, a pesar de que no se haya reivindicado protección sobre dicho elemento, no puede obviarse sin más su presencia en un signo compuesto.
Cuestión diferente es, en nuestra opinión, una renuncia al derecho de exclusiva sobre el concepto que evoca. Por ejemplo, dicha renuncia puede recaer sobre un signo que evoca términos genéricos, puesto que el disclaimer tiene como único fin evitar, por un lado, objeciones por falta de distintividad y/o carácter descriptivo y, por el otro, que el titular no pueda abusar del derecho exclusivo que brinda el registro de la marca.
Hay que recordar que tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento 2015/2424 de Marca de la Unión Europea, la EUIPO ya no permite presentar una declaración de renuncia de protección sobre un elemento específico de la marca. No obstante, la Directiva, que entró el vigor junto al Reglamento, no hacía referencia alguna a este asunto y, por ello, la recientemente reformada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas sí prevé la figura del disclaimer, si bien solo aplicable a términos carentes de distintividad, descriptivos o genéricos. Habrá que ver entonces qué cuestiones pueden surgir alrededor de esta figura (casi) desaparecida.
